JUSTIÇA RECONHECE DIREITO SOBRE MARCA TRIDIMENSIONAL DE CONTROLES DE VIDEOGAME

Como já trouxemos em publicações anteriores, o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI dispõe que “será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica”. Estas são as chamadas ‘Marcas Tridimensionais’.

Recentemente, as empresas SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. e SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. obtiveram, perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o reconhecimento do direito de registro das marcas tridimensionais relacionadas aos controles DUALSHOCK 3 e 4, de seu afamado videogame Playstation:Desenho com traços pretos em fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Desenho de personagem

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Em um primeiro momento, os pedidos haviam sido indeferidos pelo INPI, tendo por base o artigo 124, inciso XXI, da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, por supostamente representarem a forma necessária, comum ou vulgar do produto:

Art. 124 – Não são registráveis como marca: XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico

Abre-se parênteses para explicar, nas palavras do Manual de Marcas do INPI, que a forma necessária de um produto é aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo. A forma comum ou vulgar do produto corresponde àquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado. Ainda, a forma que não pode ser dissociada de efeito técnico é aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

As empresas, então, ingressaram com ação judicial perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, oportunidade em que, em primeira instância, também tiveram o objetivo de registro negado, tendo em vista que o juiz entendeu que “as figuras tridimensionais dos controles DualShock 3 e 4 não são registráveis exatamente por lhe faltarem caráter distintivo.

Já em segunda instância, por outro lado, os Desembargadores, ao analisarem os documentos comprobatórios, entenderam não ser necessária a realização de perícia e concluíram não se tratar de forma necessária, comum ou vulgar, além de afirmarem a distintividade dos produtos:  

“A comparação visual entre o produto das Apelantes [empresas SONY] e seus concorrentes demonstra que, embora a silhueta dos produtos seja parecida, os elementos específicos e sua disposição diferem, evidenciando que não são a forma necessária do produto e sim uma escolha de cada empresa. Ainda que exista certa funcionalidade em criar um controle de videogame com “estrutura trapezoidal e as hastes inclinadas e arredondadas (empunhaduras)”, conforme parecer do INPI, esta forma não é essencial para o funcionamento do produto em si e não é imposta pela sua funcionalidade, havendo produtos da mesma natureza que não seguem esse formato. Logo, a forma das marcas das Apelantes [empresas SONY] não é necessária, comum ou vulgar ao produto que identificam, afastando o impedimento do art. 124, XXI, da LPI. Quanto à capacidade distintiva, as marcas das Apelantes [empresas Sony] possuem elementos que lhes são únicos, como o formato, desenho e cores dos botões, a quantidade e posição dos cursores e os ângulos de curvatura”. 

É importante sublinhar que referida documentação contou com pesquisas de opinião que demonstraram que a grande maioria do público consumidor é capaz de identificar o produto das empresas SONY apenas por reconhecimento visual, o que certamente foi levado em conta pelos Desembargadores, quando do julgamento do recurso de apelação.   

Proc. 5043655-64.2020.4.02.5101 – JFRJ/TRF2

Autor:  Ornella Nasser

Imagem de catalyststuff no Freepik

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