Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que o mero pedido de patente, diante de uma infração, não possibilita a obtenção de indenização e nem o pleito de abstenção, previamente à sua concessão.
Em outras palavras, significa dizer que a indenização e o pedido de abstenção por violação patentária somente poderão ser alcançadas judicialmente após a concessão, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, da patente pleiteada ao seu titular.
Isso porque, ao depositar um pedido de patente, o seu titular possui uma mera expectativa de direito, porém, caso esta expectativa venha a se tornar um direito propriamente dito, poderá o titular reaver aquilo que lhe é devido, em termos indenizatórios, de forma retroativa, assim como pugnar pela cessação da violação daquilo que, dali em diante, constitui a sua patente.
Nesse sentido, a Ministra explica que “com efeito, não há como assegurar que, ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente seja, de fato, deferido; tampouco estabelecer, previamente à concessão do direito, os limites da proteção que serão, eventualmente, conferidos pela autarquia”.
Este entendimento tem sido aplicado pelo STJ pelo fato de a letra dos artigos 42 e 44, da Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial – LPI, que tratam da abstenção e do objeto indenizatório, se restringir a mencionar a respeito da patente e do titular da patente, não abrangendo, portanto, o pedido de patente e o titular do pedido de patente:
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: (…) (g.n.).
Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. (…) (g.n.).
Diante dessa situação, a prática que tem sido adotada para resguardar os direitos daquele que se torna vítima de uma infração corresponde ao envio de notificação extrajudicial ao infrator, observando e defendendo todas as questões técnicas relacionadas ao pedido de patente infringido, constituindo-o em mora para basear, posteriormente, a ação judicial a ser proposta, caso haja a concessão da propriedade em referência.
Recurso Especial nº 2.001.226 – RS (2022/0134389-7).
O Escritório Márcio Gonçalves Advogados é especialista em Propriedade Intelectual e possui uma equipe atuante no contencioso extra e judicial de patentes, estando à disposição para tratar sobre este tema.
Autor: Ornella Nasser
Foto: Imagem www.gov.br/INPI