É bastante comum surgir a dúvida a respeito de conflitos entre a proteção existente
para nomes de domínio, ou domínio de Internet, e a proteção destinada a marcas
propriamente ditas.
Para podermos realizar a análise da questão, nos cumpre explicar que o nome de
domínio tem a função de localizar e identificar conjuntos de computadores na
Internet. Na prática, corresponde à denominação que aparece após o ” www .”, nos
sites, e que permite aos usuários acessarem determinado conteúdo que está sendo
representado por referida denominação. O seu registro, no Brasil, é realizado perante
o Registro.BR, e, se disponível, garante exclusividade sobre o uso desse endereço na
Internet.
A marca, por sua vez, corresponde a um sinal distintivo, que pode ser nominativo,
figurativo ou misto, para identificar um produto ou um serviço em classes de
atividades específicas, em todo o território nacional. A sua proteção é exclusiva
naquela atividade comercial específica. O processo de proteção é realizado por meio
do registro marcário perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Apesar de estarem relacionados, as proteções da marca e do domínio necessitam de
observações atentas para não insurgir em problemas futuros.
A principal problemática corresponde à seguinte questão: como solucionar o conflito
entre um domínio registrado por um indivíduo que reproduz o registro marcário
registrado por outro? Quem possui direito?
Para tal resolução, utiliza-se do posicionamento tido pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ. Tal posicionamento indica que, aos nomes de domínio, se aplica o princípio first
come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro
requerer e preencher as exigências necessárias, independentemente de apuração
quanto à eventual colidência com marcas previamente concedidos a terceiros.
Agora, caso o detentor de marca idêntica ou semelhante ao domínio se sinta
prejudicado, é possível vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência,
contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a identidade de
signos, além da má-fé, elemento que precisa ser verificado em cada caso, para, assim,
se decidir pelo cancelamento ou pela transferência da titularidade do registro e,
adicionalmente, pela responsabilização do infrator.
Pontua-se que a má-fé é geralmente caracterizada pela prática de atos oportunistas,
direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou
aproveitamento parasitário.
E o contrário? O indivíduo possui um domínio registrado e averiguou que um indivíduo
terceiro registrou uma marca idêntica.
Nesse caso, é possível verificar se há cabimento para a alegação do direito de
precedência previsto pelo artigo 129, da Lei 9.279/96, que dispõe que a propriedade
da marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, mas que toda
pessoa que, de boa-fé, na data do depósito, usava, no Brasil, signo idêntico ou
semelhante, voltado a atividade ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito
de precedência ao registro. Porém, tudo isso tem de ser muito bem analisado e
comprovado, especialmente no que diz respeito ao requisito da boa-fé.
É de se concluir, portanto, que o registro de um domínio não garante a propriedade de
uma marca, e o contrário também é verdadeiro: ter uma marca registrada não
assegura o direito automático ao domínio correspondente.
Desta forma, é fortemente recomendado que sempre se procure pelos dois tipos de
registros junto à especialistas: o registro de domínio perante o Registro.BR e o registro
de marca perante o INPI, de preferência concomitantemente e antes de o negócio ser
iniciado.
Nosso escritório, Márcio Gonçalves Advogados, está à disposição para esclarecer
dúvidas e tratar de questões relacionadas à proteção de marcas, domínios e outros
aspectos da Propriedade Intelectual.
Autora: Ornella Nasser & Sophia Yui
Imagem por Tayenne Cruz